Embora os termos “Dor” e “Flex” tenham baixa distintividade de forma isolada, sua conjunção em “Dorflex” tem força suficiente para gerar exclusividade de uso no mercado, o que impõe o afastamento do registro de marcas posteriores que possam gerar confusão no consumidor ou permitir associação entre os produtos.
Com esse entendimento e por maioria de votos, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso especial para manter a nulidade de registro dos medicamentos de nome Doralflex, Neodoralflex e Neodorflex junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industria (Inpi), por violação do direito de exclusividade conferido aos proprietários da marca.
O caso foi resolvido pelo voto-vista de desempate do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que seguiu entendimento da relatora, ministra Nancy Andrighi. Também votou com eles o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Os três entenderam que as marcas têm semelhanças flagrantes e passíveis de, inclusive por se referirem ao mesmo tipo de medicamento, causar confusão ao consumidor.
A decisão fez uma diferenciação em relação à jurisprudência da 2ª Seção, segundo a qual em casos de marcas com baixo grau de distintividade, seu titular pode ter de suportar o ônus da coexistência, uma vez que optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço.
Dor + Flex
Esse entendimento foi ressaltado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, que abriu divergência no caso e foi seguido pelo ministro Moura Ribeiro. Ele citou precedentes em que a turma admitiu certa margem de tolerância no uso de termos como “Sor”, como no caso do remédio Sorine, “Ebony” como referente ao termo Ébano e “Bril” na alusão ao brilho proporcionado por produtos de limpeza.
Assim, o voto vencido afirma que “há um vínculo conotativo inequívoco apreendido de pronto pelo público alvo do termo “Dor”, bem como do termo “Flex”, como relacionados de forma óbvia a que se destina o medicamento que designa”. Foi esse contexto que permitiu ao Inpi fazer o registro das marcas Doralflex, Neodoralflex e Neodorflex.
Para a ministra Nancy Andrighi, não se pode analisar o registro em questão somente após decompor os elementos que o integram. “Deve-se atentar, principalmente, ao novo termo resultante do processo de formação da marca, cuja força é capaz de lhe imprimir suficiente distintividade”, apontou.
Registro de 40 anos
Assim, a maioria da 3ª Turma concluiu que, dada a distintitividade alcançada pela expressão Dorflex, os posteriores registros de Doralflex, Neodoralflex e Neodorflex não apresentam diferenças substanciais em seus aspectos gráfico e fonético.
Além disso, o registro da marca Dorflex foi realizado 40 anos antes da Doralflex, sendo que a primeira tentou evitá-lo desde as fases administrativas dos procedimentos de concessão dos registros marcários pelo Inpi. Por isso, o tempo de convivência entre as marcas em conflito não pode ser considerado como elemento que deponha a favor da mais recente.
“A partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese — grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins — impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente”, concluiu a relatora.
Clique aqui para ler o acórdão
Clique aqui para ler o voto vencido
REsp 1.848.648
Conjur